Как защитить доменное имя компании: инструкция к применению
Сегодня трудно представить компанию или предпринимателя, которые игнорируют удобный и эффективный способ привлечения внимания к своему продукту с помощью Интернета. Однако с масштабным переводом рекламы и коммерческой деятельности в цифровую реальность увеличилось количество правовых конфликтов, в том числе в области защиты конкуренции и результатов интеллектуальной деятельности. Одним из полей юридического сражения стало доменное имя.
Что такое «доменное имя»?
Согласно п. 15 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под доменным именем понимается обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет».
При этом существуют домены различных уровней. Например, в сетевом адресе garant.ru содержится указание на страну (домен первого уровня) – «ru» и регулируемая часть (домен второго уровня) – «garant». Кроме того, иногда встречаются домены третьего («вспомогательные» сайты – forum.garant.ru) и четвертого (например, официальный сайт Шебекинского районного суда Белгородской области – shebekinsky.blg.sudrf.ru) уровней.
В целях регистрации домена второго уровня лицу необходимо обратиться к регистратору доменных имен – администратору домена первого уровня. На данный момент в России существует немалое количество таких регистраторов, имеющих аккредитацию в координационном центре доменов.
Правовая природа доменного имени
С одной стороны, гражданское законодательство и практика высшей судебной инстанции дают основания полагать, что доменное имя не относится к результатам интеллектуальной деятельности. Такой вывод прямо следует из абз. второго п. 33 Постановления Пленума ВС РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также подтверждается текущей судебной практикой (Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 10 сентября 2020 г. по делу № 33-31908/2020).
С другой стороны, в ходе создания доменного имени фактически прилагаются личные творческие усилия, что по своей природе объединяет его с объектами интеллектуальной собственности. Интересно, что в отдельных подзаконных актах встречается указание на доменное имя как мультимедийное средство индивидуализации (например, в ГОСТ Р 55386-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Термины и определения»). Однако такая позиция противоречит буквальному содержанию ст. 1225 ГК РФ, в которой закреплен исчерпывающий перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Доменное имя в этом перечне отсутствует.
В этой связи закономерно возникает вопрос о месте доменного имени в гражданско-правовой системе координат. В теории гражданского права иногда доменное имя определяется как услуга (договор «регистратор-администратор», нематериальный результат), а порой – в качестве имущественного права (возможность рыночной оценки, условное наследование).
Несмотря на то, что однозначной позиции пока нет, в настоящий момент доменное имя как объект гражданских прав не обладает исключительным характером и не подлежит охране по смыслу ст. 1225 ГК РФ.
Практические проблемы
Простота регистрации доменного имени с выбором любого свободного набора символов нередко влечет споры с «собственниками» результатов интеллектуальной собственности. Например, в ходе интернет-серфинга правообладатель товарного знака обнаружил сайт конкурента с доменными именем, схожим до степени смешения с обозначением результата интеллектуальной деятельности.
Правообладатель обращается в суд с требованиями о запрете использования товарного знака в доменном имени и аннулировании записи о регистрации доменного имени, где с неизбежностью возникает ряд принципиальных вопросов, от которых зависит успешное завершение тяжбы, в частности:
- Имеется ли у администратора самостоятельное законное право на использование доменного имени;
- За кем из сторон закрепился регистрационный приоритет;
- Имеются ли в действиях администратора домена признаки недобросовестности;
- Имеется ли сходство товарного знака и доменного имени (по фонетическому, семантическому и графическому признакам);
- Совпадают ли виды экономической деятельности правообладателя товарного знака и администратора доменного имени.
Рассмотрим каждый из этих вопросов подробно.
1. Самостоятельное право на доменное имя
О самостоятельном законном праве на использование администратором доменного имени может свидетельствовать, в частности: наличие у него организации с одноименным названием либо иного средства индивидуализации.
2. Регистрационный приоритет
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 № 9833/09 указано, что в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки истцу может быть отказано, даже если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.
В последующем суды стали придерживаться иной позиции: дата регистрации доменного имени не имеет существенного значения и не может повлечь за собой отказ в судебной защите товарного знака. Так, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 г. № С01-230/2019 по делу № А40-119557/2018 сформулирована следующая правовая позиция: в отличие от товарного знака, в отношении которого возникает и охраняется исключительное право его обладателя, доменное имя не является объектом исключительных прав, а действующее российское гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации; поэтому дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для тождественных или однородных услуг.
3. Недобросовестность администратора домена
При оценке наличия признаков недобросовестности в действиях администратора домена рекомендуется ориентироваться на положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренные Интернет-корпорацией по присвоению названий и номером (ICANN).
Например, суд констатирует недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором, если регистрация осуществлена с целью помешать правообладателю использовать спорное доменное имени в случае наличия признаков неоднократности в действиях администратора, или ключевой целью администратора является воспрепятствование деятельности конкурента.
Однако следует учитывать, что сама по себе добросовестность при приобретении права администрирования доменного имени не свидетельствует о возможности использования этого доменного имени при оказании услуг (реализации товаров), тождественных либо однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 г. № С01-230/2019 по делу № А40-119557/2018). По большому счету, вопрос о добросовестности действий по администрированию доменного имени имеет значение только при заявлении истцом требований о признании действий ответчика по администрированию или иному использованию спорного доменного имени злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. В противном случае добросовестность администратора рассматривается как второстепенное обстоятельство.
4. Идентичность товарного знака и домена
Определение сходства товарного знака и домена зачастую судами расценивается как вопрос факта, который не требует специальных познаний. Данная позиция отражена в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» и подтверждается практикой Верховного Суда Российской Федерации (Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2017 г. № 305-ЭС17-13113 по делу № А40-77572/2016).
5. Однородность экономической деятельности
Оценка однородности экономической деятельности – один из обязательных элементов доказывания, поскольку нарушение товарного знака заключается как раз в том, что в гражданский оборот вводятся товары (работы, услуги), аналогичные тем, в отношении которых сформирован защитный купол правового режима товарного знака.
В судебной практике сложились два противоположных подхода.
В соответствии с первым подходом само включение в доменное имя сходного с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя, в связи с чем, включение ответчиком в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения, является нарушением исключительного права истца (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2019 г. № 09АП-32705/19 по делу № А40-279659/18).
Согласно другому подходу, поскольку истцом предъявлено требование о запрете использования доменного имени и об аннулировании его регистрации, необходимо установить, в отношении какого объема прав (услуг) этот иск, в случае установления его обоснованности, может быть удовлетворен, что также невозможно без анализа однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, и услуг, при оказании которых ответчиком используется спорное доменное имя, учитывая при этом, что истец ссылается не только на факт администрирования ответчиком доменного имени, но и на факт его использования ответчиком для осуществления конкретных видов предпринимательской деятельности (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 г. № С01-230/2019 по делу № А40-119557/2018).
В связи с разношерстностью судебной практики при подаче искового заявления правообладателю товарного знака рекомендуется подтверждать факт осуществления оппонентом однородной экономической деятельности.
С другой стороны, на практике нередко возникают обратные ситуации, когда в юридической защите нуждается не товарный знак, а доменное имя.
Например, ООО «Ромашка» продвигает услуги с помощью одноименного сайта (romashka.ru) в сети «Интернет». При этом товарный знак romashka.ru компанией не зарегистрирован. По прошествии нескольких лет успешной коммерческой деятельности компании, что называется, «прилетает» – иск о запрете использования товарного знака в доменном имени.
Как оказалось, конкурирующее ООО «Лепесток» зарегистрировало товарный знак «romashka.ru» на аналогичные экономической деятельности ООО «Ромашка» классы Международной классификации товаров и услуг.
С учетом неразрешенных в законодательстве и судебной практике вопросов безошибочное прогнозирование резолютивной части решения суда становится невозможным.
А потому лучшая защита – это превенция.
Как защититься?
Первое, что приходит на ум, – регистрировать аналогичный доменному имени товарный знак для соответствующих классов МКТУ. Таким способом вам удастся сформировать защитный купол над вашим доменом и, как следствие, известным потребителям сайтом, с помощью которого продвигаются и (или) реализуются товары (работы, услуги).
Помимо этого, перед регистрацией доменного имени необходимо выполнить ряд превентивных мероприятий.
Во-первых, проверить наличие факта регистрации другим лицом товарного знака (заявки на регистрацию), сходного до степени смешения с предполагаемым набором символов в доменном имени. Сделать это можно на сайтах https://www1.fips.ru/ и https://national-expertise.ru/reestr/ (для общеизвестных товарных знаков).
Во-вторых, в случае регистрации схожего товарного знака следует оценить классы МКТУ на предмет однородности осуществляемой экономической деятельности.
В-третьих, рекомендуется осуществлять регистрацию товарного знака на компанию, у которой оформлены права на фирменное наименование или коммерческое обозначение.
В-четвертых, после регистрации доменного имени осуществлять активное использование соответствующего сайта в сети «Интернет» в канве соответствующей экономической деятельности – с визуальным указанием на интернет-странице наличия прав на зарегистрированный товарный знак. Если сайт «на продаже» или покрылся сетевой пылью, риски потери домена повышаются.
Доменное имя как объект интеллектуальной собственности Текст научной статьи по специальности «Право»
В данной статье автор исследует правовое регулирование доменного имени в сфере интеллектуальной собственности, проводит анализ законодательства Российской Федерации по регулированию доменного имени. Анализируется проблематика защиты прав на товарные знаки и фирменные наименования в связи с использованием их в виде доменных имен ( киберсквоттинг ).
Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Лысенко Андрей Андреевич
DOMAIN NAME AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY
In this article the author examines the legal regulation of the domain name in the field of intellectual property, analyzes the legislation of the Russian Federation on the regulation of the domain name . The problems of protection of rights to trademarks and brand names in connection with their use in the form of domain names ( cybersquatting ) are analyzed.
Текст научной работы на тему «Доменное имя как объект интеллектуальной собственности»
Лысенко Андрей Андреевич Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Донбасская юридическая академия
ДНР, г. Донецк toxic2305 @ gmail .com Andrey Lysenko Donbass Law Academy DNR, Donetsk
ДОМЕННОЕ ИМЯ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ Аннотация: в данной статье автор исследует правовое регулирование доменного имени в сфере интеллектуальной собственности, проводит анализ законодательства Российской Федерации по регулированию доменного имени. Анализируется проблематика защиты прав на товарные знаки и фирменные наименования в связи с использованием их в виде доменных имен (киберсквоттинг).
Ключевые слова: доменное имя, интернет, законодательство, правовое регулирование, киберсквоттинг.
DOMAIN NAME AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY Annotation: in this article the author examines the legal regulation of the domain name in the field of intellectual property, analyzes the legislation of the Russian Federation on the regulation of the domain name. The problems of protection of rights to trademarks and brand names in connection with their use in the form of domain names (cybersquatting) are analyzed.
Key words: domain name, Internet, legislation, legal regulation, cybersquatting.
В то время, когда интернет находился в зачаточном состоянии, доменные имена создавались как полезное мнемоническое средство поиска компьютеров в Интернете. С глобализацией и коммерциализацией Интернета доменные имена приобрели существенно новое значение. Они начали появляться в телевизионной рекламе, на рекламных щитах, в журнальной рекламе и даже в автобусах.
Доменное имя является довольно удобной формой адреса интернет-протокола (IP); технический IP-адрес этого невидим для зрителей. Адрес веб -сервера в Интернете назначается и управляется через систему доменных имен (DNS), глобально распределенную базу данных Интернета, администрируемую ICANN. Примером доменного имени является «wikipedia.org». Часть имени доменного имени [здесь, wikipedia] называется именем второго уровня, и это уникальное имя должно быть создано или выбрано заявителем имени домена. Конечная часть доменного имени [здесь, .org] называется доменом верхнего уровня; и далее классифицируется по категориям родовых доменов верхнего уровня и национальных доменов верхнего уровня. Некоторые из наиболее распространенных и популярных категорий доменов верхнего уровня: .com; .org; .gov; .net; .in; и т.п.
Как таковые, они теперь вступают в конфликт с бизнес-идентификаторами, такими как торговые марки. Два фактора усугубляют этот конфликт. Во-первых, доменные имена должны быть уникальными — одна строка слов может ссылаться только на один сайт — в то время как торговые марки могут перекрываться в разных отраслях или разных географических точках. Во-вторых, многим пользователям интернета свойственно угадывать при поиске нужные им домены (к примеру, по названию известной торговой марки, либо географической точке). Таким образом, доменные имена, основанные на интуиции, становятся ценными корпоративными активами.
Необходимость охраны интеллектуальной собственности на доменные имена обусловлена, в первую очередь, стремлением создать баланс между
правами на доменное имя и правами на иные средства индивидуализации, защита которых предусмотрена законодательством об интеллектуальной собственности. Основными точками соприкосновения интересов собственников доменных имен и других лиц являются именно права интеллектуальной собственности [1].
Ст. 1225 ГК РФ не предоставляет доменному имени правовой охраны, поскольку не относит к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товарам, работам, услугам и предприятиям [2, с. 125].
Но, косвенно, ст.1225 всё-таки защищает доменные имена, но при этом доменное имя должно быть хотя бы частью товарного знака. Любое уникальное доменное имя в Интернете, которое способно идентифицировать и отличать товары или услуги компании от других компаний, а также может служить надежным идентификатором источника для соответствующих товаров или услуг в Интернете, может быть зарегистрировано и таким образом защищено как товарный знак, если оно удовлетворяет всем другим правилам и требованиям для регистрации, которые обычно применяются к товарным знакам и знакам обслуживания.
По мнению Филатова Р.Е. и Миннехановой С.Х., важной особенностью интеллектуальной деятельности является все же наличие автора. Согласно ч. 1 ст. 1228 ГК РФ автором является лицо, которое внесло творческий вклад в произведение. Авторами результата интеллектуальной деятельности не признаются физические лица, которые не внесли личный творческий вклад, а способствовали достижению результата посредством только технической, консультационной, организационной или иной помощи, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или использованию его, а также лишь осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ [3, ^ 131].
Обращаясь к подп.5 п.2 ст.1484 и подп. 4 п.2 ст.1519 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что законодатель признает доменное имя одним из
способов адресации в сети Интернет. Как способ адресации доменное имя является технической возможностью, обеспечивающей соединение компьютера пользователя с информационным ресурсом, расположенным в сети Интернет. Адресация — это и есть способ предоставления информации.
Исходя из положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» способ предоставления информации является информационной технологией, последняя, в свою очередь, неразрывно связана с информационным ресурсом, право на администрирование которого принадлежит лицу, на имя которого зарегистрировано доменное имя (администратор), на основании договора о регистрации домена и оказании сопутствующих услуг, заключаемого последним с лицом, оказывающим услуги по регистрации доменных имен и осуществляющих поддержку домена (регистратором). Таким образом, доменное имя (правильнее с технической точки зрения — право на администрирование доменного имени) приобретается после заключения соответствующего договора [2, с. 127].
Стоит обратить внимание на Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 марта 2013 г. № ВАС-14483/12, в котором суд фактически подтверждает не только самостоятельную правовую природу доменного имени как объекта охраны по законодательству РФ, но и наличие у его владельца определенных прав на эти охраняемые объекты, которые могут быть защищены в судебном порядке [4, ^ 248].
В настоящее время актуальной является проблема защиты прав на торговые марки и коммерческие наименования из-за их использования в виде доменных имен так называемыми киберсквоттерами. Киберсквоттинг или киберпиратство (cybersquatmg или cyberpiracy) — это регистрация доменных имен, совпадающих или сходных со средствами индивидуализации юридических и физических лиц, цель таких действий — дальнейшая перепродажа законным владельцам данных средств индивидуализации или использование для иных целей [5, ^ 190].
Огромное значение имеет то, что в российском законодательстве товарный знак имеет приоритет перед доменным именем, поэтому возникает вероятность так называемого обратного захвата домена, т.е. осуществление операции отбора домена через регистрацию соответствующего товарного знака [6, c. 166].
Итак, киберсквоттер: 1) подбирает в сети потенциально прибыльную торговую марку, домен которой пока еще не создавался; 2) внимательно знакомится с историей компании, отдельное внимание уделено скандалам, возможным судебным процессам; 3) при положительных результатах начинает процедуру регистрации домена; 4) определяет цену домена, исходя из собранных аналитических данных, а также продумывает тактику общения с компанией, владеющей торговой маркой; 5) ожидает реакции компании, владеющей торговой маркой, либо инициативно идет на контакт самостоятельно; 6) проводит переговоры с владельцем торговой марки, объявляет цену доменного имени и продает его [7, c. 166].
Таким образом, важность доменных имен в Интернете возросла во много раз, как в связи с интернет-общением, так и с переходом бизнеса и коммерческой деятельности в виртуальное пространство. Поскольку Интернет быстро становится чрезвычайно популярной и чрезвычайно предпочтительной платформой для ускоренного обмена деловой информацией всех типов, людьми и организациями во всех областях экономики, существует настоятельная необходимость в обеспечении надлежащей защиты уникальных доменных имен, таких как торговые марки и знаки обслуживания. Подобная желательная защита доменных имен в Интернете в качестве товарных знаков в настоящее время вполне достижима под эгидой ICANN и ВОИС. Однако для наилучшей возможной, эффективной и строгой охраны доменных имен на глобальном уровне важным является согласованность законодательных актов о товарных знаках отдельных стран во всем мире.
Считаем, что необходимо закрепить следующее понятие «доменного имени» в ГК РФ и обозначить его «законодательную привязанность» к
торговому знаку. Доменное имя — это идентифицирующая единица сети Интернет (имя сайта), которая имеет свою длину (символов) и структуру. Требует регистрации в «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN).
1. Березовская Н. Ю. Доменное имя как объект интеллектуальной собственности // Молодой ученый. 2015. №9. С. 543-544.
2. Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права // Журнал российского права. 2008. №2. С. 122-131.
3. Филатов Р.Е., Миннеханова С.Х. Доменное имя как объект интеллектуальной собственности // Университет Управления «ТИСБИ». 2016. С. 128-135.
4. Федяков В.А. Проблема признания доменного имени как объекта интеллектуальной собственности // Актуальные проблемы юриспруденции в современном мире. 2017. С. 246-249.
5. Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности // Московская финансово-промышленная академия. М., 2004. 308 с.
6. Шириков А. Захват доменных имен [Электронный Ресурс] // IntroWeb. URL: http://www.introweb.ru/ inews/law/news 1486.php.
7. Будагова М.М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2013. С. 162-167.
Доменное имя как объект интеллектуальной собственности
Первая классическая ошибка – это оформить домен через сайт регистратора, заполнив анкету и поставив галочку в поле «с условиями договора ознакомлен». Даже если будет вписано наименование компании, доказать впоследствии тот факт, что покупало домен полномочное лицо, будет непросто.
В этой ситуации прав будет тот, кто владеет логином и паролем от личного кабинета, с помощью которого управляется сайт. Другими словами, кто первый встал, того и тапки. А если таких людей несколько, то достаточно одному из них изменить пароль и вуаля — доменное имя можно считать утраченным.
Вывод №1: договор должен быть заключен в письменной форме.
Другой пример, часто встречающийся на практике, — это когда письменный договор все-таки заключается, но не на компанию, которая должна владеть доменом, а на ее сотрудника. Причем в качестве сотрудника может выступать как курьер, так и наемный генеральный директор. А также юрист, менеджер, бухгалтер и так далее.
Последствия такого оформления легко предсказуемы и наиболее остро ощущаются после увольнения сотрудника и особенно, если это происходит не по собственному желанию, а со скандалом, шумом и дрязгами.
Вывод №2: договор необходимо заключать на компанию, а не на сотрудника.
В последнее время получил распространение так называемый обратный захват доменов. Суть его проста: недобросовестное лицо выбирает домен с раскрученным сайтом и регистрирует в Роспатенте товарный знак, повторяющий написание доменного имени или схожий с ним. После этого обладатель свежеиспеченного товарного знака идет в суд и требует прекратить использование доменного имени, а после успешного завершения судебных процедур регистрирует домен на свое имя.
Почему такое возможно? Дело в том, что доменное имя не является ни объектом интеллектуальной собственности, ни средством индивидуализации, а товарный знак, наоборот, является средством индивидуализации, и права на него подлежат охране.
Обладатель исключительного права на товарный знак может использовать его для индивидуализации товаров, работ или услуг по своему усмотрению, в том числе, в доменном имени. Другими словами, товарный знак обладает мощной защитой, которая доменному имени и не снилась.
Не так давно рассматривалось судебное дело, о котором много спорили и которое иллюстрирует ситуацию с обратным захватом доменов.
- Дизайнер занялась развитием сети магазинов по продаже аксессуаров собственного производства.
- Название магазинов было придумано по первым буквам имени, фамилии и отчества владелицы, и это же слово было использовано при регистрации домена.
- После того как бизнес встал на ноги, ее конкурент зарегистрировала право на товарный знак, включающий это же слово, и потребовала не только прекратить права на домен, но и выплатить денежную компенсацию.
- После длительного судебного разбирательства все требования предприимчивой обладательницы товарного знака были удовлетворены.
Вывод №3: одновременно с доменом нужно регистрировать товарный знак.
Но это еще не все. Существует такое всем известное средство индивидуализации как фирменное наименование. Собственно, это название компании, которое содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.
Фирменному наименованию так же, как и товарному знаку, придается защита, и в случае конкуренции фирменного наименования и товарного знака приоритет будет отдан тому средству индивидуализации, которое зарегистрировано раньше.
Что это означает на практике?
- Во-первых, если ваша компания имеет другое фирменное наименование, чем доменное имя и товарный знак, который вы собираетесь регистрировать, в регистрации товарного знака может быть отказано либо впоследствии его охрану прекратят.
- Во-вторых, обладатель «правильного» фирменного наименования может зарегистрировать товарный знак на себя.
- Во-третьих, он может запретить использование домена, который совпадает с его фирменным наименованием и товарным знаком, после чего зарегистрирует домен на себя.
На практике был случай, когда предприниматель выбрал запоминающееся название и зарегистрировал компанию с целью открыть сеть школ изучения иностранных языков. Название компании использовалось на вывесках, в рекламных материалах и при продвижении в интернете.
Предприниматель привлек партнеров, но дружба не заладилась, и они расстались врагами. После этого партнеры зарегистрировали товарный знак и домен, имея намерение вытеснить с рынка инициатора бизнеса.
Однако, Роспатент прислушался к доводам предпринимателя и лишил товарный знак правовой охраны. Последующие судебные перипетии для партнеров успехом не увенчались. Справедливость восторжествовала — выиграл обладатель ранее зарегистрированного фирменного наименования. Об этом нужно помнить – фирменное наименование имеет значение.
Вывод №4: в идеале написание доменного имени, товарного знака и фирменного наименования должны быть одинаковыми.
Как узнать кому принадлежит доменное имя? В век интернета это не представляет большой проблемы. Достаточно набрать в поисковой строке слово «whois» и система с готовностью выдаст массу ресурсов, которыми можно воспользоваться, чтобы найти интересующую информацию.
Whois — это сетевой протокол для получения информации о владельцах некоторых сетевых идентификаторов, к числу которых относятся и доменные имена.
Правда, если владельцем является физическое лицо, то вместо имени вы получите запись private person. Здесь нет ничего удивительного – ведь речь идет о защите персональных данных. В таком случае придется написать письмо регистратору доменного имени с мотивировкой причин, по которым вам понадобилось узнать владельца домена. Уважительной причиной служит ваше намерение обратиться в суд с иском к владельцу доменного имени.
Однако, хорошая новость в том, что, если домен принадлежит юридическому лицу, система выдаст вам как регистратора домена, так и наименование владельца.
Как запатентовать сайт и заработать на этом
Сайт и его составляющие – это нематериальный актив компании. Если посмотреть статистику с 2017 по 2019 год, то мы увидим, как сильно увеличилась доля нематериальных активов в самых крупных мировых компаниях. Так, в компании «APPLE» процент НМА за два года увеличился на 15%, в Microsoft Corp на 12%. Да и в целом доля НМА от общей стоимости активов компаний поражает: она варьируется в диапазоне 65-90% и зачастую стоит дороже, чем вся материальная собственность компании.
https://reputationcapital.blog/2017/07/cena-nematerialnyh-aktivov-v-2017-godu/ 
https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-gift-2019-full-report.pdf
Так почему мировые бизнес-гиганты делают акцент на НМА? По данным опроса международной консалтинговой компании «Deloitte» нематериальная собственность позволяет увеличить конкурентоспособность предприятия, его узнаваемость и репутацию. Кроме того, раскрученный бренд приносит в два раза больше прибыли, чем материальные активы. В начале бизнес-пути в первую очередь научитесь создавать и защищать интеллектуальную собственность. И тогда НМА будут приносить гораздо большую прибыль, чем вы в них закладывали.
Что такое сайт как интеллектуальная собственность с точки зрения ГК РФ?
Сайт — это сложный объект интеллектуальной собственности, состоящий из нескольких «слоёв»:
название сайта (доменное имя);
контент (содержание, наполнение сайта);
элементы сайта (сервис, приложение или алгоритм).
Все составляющие сайта можно защитить как различные объекты интеллектуальной собственности (например, домен – как товарный знак, исходный код – как программу ЭВМ и др.). И охраняться они будут в соответствии со ст.4 ГК РФ. Чтобы сайт стал охраноспособным и приносил пассивный доход, нужно получить патент на сайт, позаботившись о защите каждого его элемента. Об этом и не только рассказываем дальше.
Защищаем доменное имя
Доменное имя, или название сайта, всё чаще становится предметом споров в современном бизнес-пространстве. Его покупают и перепродают, отбирают и снова выставляют на продажу: домен стал настолько привлекательным активом, что за него могут судиться несколько лет. Но само по себе название сайта не является интеллектуальной собственностью. Оно получает правовую охрану только тогда, когда становится товарным знаком. Если позволить себе не использовать точные юридические термины, то можно говорить о получении «патента на домен».
Правовую защиту домена можно получить двумя способами:
Зарегистрировать его как словесный товарный знак;
Зарегистрировать его как комбинированный товарный знак (когда домен сливается с логотипом компании или другим уникальным изображением).
В первую очередь проверьте его уникальность: домен не должен копировать и совпадать до степени смешения с уже зарегистрированными обозначениями. Узнайте, свободно ли доменное имя, которое вы хотите зарегистрировать.
После успешной проверки начинайте собирать документы для подачи заявки в Роспатент. Среднее время ожидания получения патента на домен – 17 месяцев.
Если у вас нет домена, но есть аккаунт в социальных сетях с уникальным названием (например, instagram.com/beautyclinic/…, где уникальным является словесное обозначение «beautyclinic»), вы также можете зарегистрировать его как товарный знак. Свидетельство о регистрации товарного знака на доменное имя даёт вам право не только использовать обозначение в рекламе, но и пресекать его незаконное использование на сторонних сайтах.
Дата получения патента на домен как товарного знака очень важна, и с этой точки зрения показательна история американской компании « Microsystems Technology».
В 2004 году они разработали программу AnyDoc и сразу же защитили товарным знаком. Однако о сайте, вероятно, не подумали, и когда им понадобился домен AnyDoc.com, они обнаружили, что он занят. « Microsystems Technology» на правах владельца товарного знака «AnyDoc» обратились в суд, но проиграли его. Компания предложила владельцу домена продать его, но безуспешно. После десятка неудачных переговоров корпорации пришлось купить другой домен.
Однако случаев, когда судебный спор выигрывали владельцы товарного знака, намного больше. В российской практике суд, как правило, на стороне правообладателя товарного знака, и наши коллеги уже рассказывали об этом.
Поэтому регистрируйте домен или аккаунт как товарный знак и смело предъявляйте претензии всем, кто незаконно его использует.
Как запатентовать код сайта?
Можно защитить не только внешние, видимые результаты интеллектуальной деятельности, но и его код. Вне зависимости от того, кто его создавал – вы лично с группой разработчиков или сторонняя фирма – код является активом вашей компании и его интеллектуальной собственностью. В отличие от доменного имени код программы регистрируется как объект авторского права. В ГК РФ есть пометка, что по своей правовой структуре программа для ЭВМ (далее – код) равноценна литературному произведению или произведению искусства. Это значит, что на протяжении жизни авторы программы обладают правами на неё.
В чистом виде код программы не имеет материальной ценности. Однако если поставить его на баланс фирмы для дальнейшей оценки, код станет нематериальным активом. Для этого требуется регистрация патента на сайт в Роспатенте в качестве программы для ЭВМ. К заявке прилагается:
А) сжатое описание программы;
Б) распечатанный код (или же его часть) для дальнейшей экспертизы.
Регистрация кода может понадобиться вам, если:
Вы работаете по госконтракту: нельзя участвовать в тендерах без патента на код сайта.
Планируете продать код или передать право собственности по лицензии.
Необходимо подтверждение, что код принадлежит вам.
С 1 января 2021 года от уплаты НДС освобождаются компании, чей доход основан на разработке и предоставлении лицензий на программы для ЭВМ. Главное условие получения льготы — включение программы для ЭВМ в единый госреестр Минкомсвязи.
Как защитить приложение, алгоритм или сервис?
Предположим, ваша компания разработала и запустила мобильное приложение. Или создала сервис, позволяющий оформить кредит на товары/услуги в режиме «онлайн». Данный объекты можно защитить, запатентовав их в качестве изобретений.
Об этом подробно рассказывали наши коллеги, добавим лишь то, что в России такой способ патентования сайта приобрел популярность благодаря ЗАО «Лаборатория Касперского» и ООО «Яндекс».
Шрифт – это тоже объект авторского права?
Да, и не только шрифт, но и различные изображения, графики, видео и тексты являются охраноспособными элементами и защищаются на основании ст. 1259 ГК РФ. Вы можете получить патент на контент, защитив сразу всё содержание сайта.
Чтобы фотографии с сайта или шрифт, используемый в заголовке страницы, стали объектом авторского права, они:
Должны быть уникальны.
Созданы при помощи интеллектуальных и творческих усилий.
Имеют внешнее выражение (например, на бумаге или электронных носителях).
В спорах о принадлежности данных элементов тому или иному автору главное – наличие договора с дизайнерами, по которому они передают право на использование созданного шрифта, изображения и т.п. Лучше, если это будет не лицензионный договор, а договор с пометкой об отчуждении авторского права. Так вы легко докажете авторские права в случае спора.
В нашей стране суд чаще всего принимает сторону собственника авторских прав. Если у вас есть патент на контент, вы с бо́льшей вероятностью защитите его в суде. Так было с фирмой ИП Варламова, которая подала иск на ООО «Про-мебель» за нарушение авторских прав на фотографии. Истец изготавливал мебель на заказ, а фото готовых работ выкладывал в интернете. Обнаружив, что этими фотографиями незаконно пользуется ответчик, он обратился в суд и потребовал компенсацию в размере 140 тысяч рублей. Иск был удовлетворён.
Описанные выше объекты авторского права достаточно поставить на баланс фирмы на основании договора с автором или трудового договора (если автор – это штатный сотрудник). Особо ценные объекты можно депонировать (зафиксировать факт авторства) в КОПИРУСЕ.
Патент на дизайн сайта и интерфейс
Когда пользователь заходит к вам на сайт, он автоматически начинает взаимодействовать с его интерфейсом – иконками, базовыми изображениями, 3D-моделями, модульными окнами и т.д. Интерфейс – это целая система разнообразных и уникальных элементов, которые можно защитить как промышленный образец.
Какие элементы интерфейса можно патентовать?
иконки (например, иконки с выпадающим меню уже запатентованы);
паттерны в интерфейсах;
анимированные элементы (провести влево, чтобы открыть другое окно);
По времени патент на дизайн сайта оформляется от года до двух лет. По результатам проверок выдаётся патент на 5 лет, который можно продлевать до 4 раз.
Кроме того, можно дополнительно защитить дизайн интерфейса патентом на изобретение как метод взаимодействия с пользователем: так делают зарубежные корпорации, например, APPLE, SAMSUNG и др.
Так, кажущийся таким привычным жест “проведи вбок, чтобы разблокировать экран” был запатентован компанией APPLE ещё в 2005 году. С этим патентом связано громкое судебное дело, где Apple требовала с компании “Samsung” 120 миллионов долларов за незаконное использование этого интерфейса. (Суть дела здесь)
Таким образом, патентование сайта возможно при наличии у вас прав на его элементы: кода, интерфейса, домена, контента и др.
Почему затраты на разработку сайта считаются активом (доходом)?
Сайт – это нематериальный актив компании, стоимость которого складывается из расходов на разработку. Главное условие его постановки на баланс фирмы в качестве НМА – наличие патента на сайт. Права на него у вас появляются автоматически, если сайт разрабатывали штатные сотрудники. И приобретаются на основании договора о передаче прав, если сайт заказывали у сторонней фирмы.
Сайт нетрудно поставить на баланс фирмы, поскольку это интеллектуальная собственность, способная приносить прибыль. А любая интеллектуальная собственность должна числиться в списке нематериальных активов компании.
Как увеличить капитализацию компании за счет НМА
Любой нематериальный актив, будь то дизайн сайта, доменное имя или логотип, способны увеличить доход компании. Есть два варианта, как это сделать:
Создать новый НМА;
Выявить нужный из списка имеющихся путём инвентаризации НМА.
Практика показывает, что у любой компании есть нематериальные активы, о которых они даже не подозревают. Представьте, что у вас есть статья на сайте, которая с каждым месяцем приносит всё больше трафика. Следовательно, статья увеличила свою ценность и может стать нематериальным активом компании. Проведите переоценку интеллектуальной собственности, и её ценность станет более ощутимой. Один из самых эффективных методов оценки – доходный. Он давно признан российской и международной отчётностью и позволяет быстро увеличить капитализацию.
Оценка позволит вам подтвердить реальную стоимость НМА, чтобы легко указать её цену в случае продажи. В судебных спорах вы сможете взыскать не минимальную стоимость НМА, а оценочную (она в разы больше номинальной). И самый ощутимый плюс – увеличение чистых активов компании за счёт отражения реальной стоимости НМА на балансе.
В чём ещё выгода оценки НМА?
Получение кредита под залог интеллектуальной собственности в МСП банке. Малому бизнесу неохотно дают кредиты: велик риск, что предприятие обанкротится и выплачивать будет некому. Благодаря нацпроекту поддержки малого и среднего бизнеса это стало возможным: под залог имеющейся у вас интеллектуальной собственности можно получить кредит по ставке до 8,5% годовых. (Постановление)
Вы сможете улучшить бухгалтерскую отчётность перед проведением аудита. А это, в свою очередь, привлечёт больше потенциальных инвесторов.
Выход на IPO для привлечения инвестиций. Перед появлением на публичном рынке вы должны осознавать реальную ценность компании и грамотно преподносить это другим. Другими слова, ваша фирма должна быть привлекательной изнутри, а в этом не обойтись без оценочных мероприятий.
Расширение бизнеса через продажу франшизы или лицензии. Цена франшизы может быть больше, если у вас есть отчёт оценщика о стоимости товарного знака.
План действий для увеличения капитализации:
регистрируете патент на сайт;
ставите его на баланс;
получаете отчет оценщика с оценкой доходным методом;
увеличиваете чистые активы за счет НМА.
Учимся на чужих ошибках: почему бизнес терпит убытки?
Российский бизнес мог бы зарабатывать на 5 трлн рублей в год больше, если бы уделял достаточное внимание интеллектуальной собственности. Об этом сообщает ассоциация IPChain и НИУ ВШЭ. Так, упущенные доходы от экспорта объектов, права на которые не охраняются, оценивается в 2,2 трлн руб., а ущерб производственной отрасли из-за некачественной работы с ИС – 3,5 трлн руб.
Основной барьер для развития рынка интеллектуальной собственности – это отсутствие системного подхода к работе с ней. Доля интеллектуальной собственности в структуре активов даже крупнейших компаний в России (КАМАЗ, Северсталь и др.) не превышает 12%.
Для того, чтобы вывести бизнес на новый уровень дохода и создать доверие потребителей к бренду, необходимо убедиться в том, что вы используете все доступные вам способы защиты своих активов и оцениваете их по реальной стоимости. Потерять свою уникальность – интеллектуальную собственность – легко, а вот восстановить её уже намного сложнее.
Зарегистрируйте её и примите к учёту как можно скорее, чтобы реализовать максимальный потенциал и не дать другим вас опередить.