Иностранный торговый знак что это даст
Арина Ворожевич, д.ю.н., партнер Гардиума, преподаватель МГУ, автор более 100 публикаций и книг по интеллектуальному праву
Товарный знак защищает бренд только там, где он зарегистрирован. Свидетельство Роспатента не имеет юридической силы за рубежом. Чтобы выйти со своим брендом на внешний рынок, товарный знак нужно зарегистрировать снова. На этот раз за границей — в стране, куда идет экспорт. Иначе есть риск получить штраф и даже лишиться зарубежного рынка.
В мире товарные знаки действуют по тому же принципу, что и в России. Но правила регистрации сильно зависят от страны. Расскажу, как работает процедура международной регистрации и какие есть особенности.
5 важных вопросов про международную регистрацию
1. Зачем нужна международная регистрация? Для защиты бренда за границей. Если компания расширяет географию присутствия, выходит на международный рынок, запускает франшизу в иностранном государстве, ей нужен товарный знак в этой стране. Без него работать рискованно — за рубежом бизнес охотнее обороняет свои активы. Если бренд российской компании нарушит чей-то товарный знак, он может получить претензию или судебный иск. Поставки могут заблокировать, а товары признать контрафактом и арестовать.
2. Как проходит международная регистрация? Универсального международного сертификата, который действует по всей планете, не существует. Товарный знак нужно получать в каждом государстве по отдельности. Есть несколько вариантов, как это сделать:
● по внутренней национальной процедуре;
● в рамках мадридской системы;
● в рамках регионального союза.
Оформить знак сразу и везде не получится. Ниже расскажу о вариантах регистрации в деталях.
3. Чем международная процедура отличается от российской? Она сложнее, дольше и дороже. Вот несколько принципиальных отличий.
4. Международная процедура без свидетельства в России — это возможно? Да, но не всегда, зависит от выбранной процедуры. Если вы не будете работать в России, есть смысл сразу обращаться в иностранное патентное ведомство — по внутренней процедуре. Тогда российское свидетельство не нужно. Но если вы не планируете усложнять себе жизнь и хотите использовать мадридскую систему, тогда сначала начните регистрацию товарного знака в России. Без этого никак. Тоже расскажу об этом позже.
5. Можно ли оформиться без юристов? Теоретически да. На деле для успешной регистрации необходимы:
● практика подачи заявок по мадридской системе;
● иностранные юристы-партнеры — для контроля делопроизводства;
● терпение, много терпения.
Иногда международная регистрация растягивается на несколько лет постоянной переписки. Иностранные патентные ведомства шлют запрос за запросом, на которые нужно давать обстоятельные ответы, изучать местную практику, приводить аргументы. Бизнесу проще выбрать хорошее патентное бюро и передать эти функции на аутсорс, чем обучать процедуре штатных юристов.
3 варианта международной регистрации
Зарегистрировать товарный знак за пределами России можно тремя способами.
По национальной процедуре. То есть по правилам государства, где бизнес планирует выводить свой бренд на рынок. Во всех странах есть свои патентные управления — в них и нужно обращаться. В целом процедура сходна с регистрацией в России, только с местными особенностями. Например, в Соединенных Штатах нельзя подать заявку без американского юриста. А в Эмиратах вы не сможете ничего оформить, пока не покажете разрешение на ведение бизнеса.
● иностранный юрист = непредсказуемый бюджет;
● перевод документов на государственный язык;
● одна территория — одна заявка;
● особенности местного законодательства;
По мадридской системе. Это упрощенная регистрация для участников Мадридского соглашения. На момент подготовки материала соглашение подписали 125 стран, теперь они члены Всемирной организации интеллектуальной собственности, ВОИС. Участники унифицировали процедуру международной регистрации. В любой из стран-участниц вы можете зарегистрировать знак через Роспатент, это дает возможность не изучать местное законодательство и никуда не ездить. Бизнес сэкономит на представителях за границей, а свидетельство пришлют по почте.
Огромное преимущество мадридской системы — охват. В рамках одной заявки можно подать документы на регистрацию в любое количество стран соглашения. Каждая новая страна — плюс к госпошлине, но это проще и дешевле, чем готовить разные пакеты документов в патентные управления разных стран. А если все пройдет успешно, свидетельство по Мадридскому соглашению можно расширить через ВОИС на новые территории в упрощенном порядке.
● дополнительные пошлины для каждой новой страны;
● cрок оформления — примерно в 2 раза дольше в сравнении с национальной процедурой;
● привязка к знаку в России: нельзя подать заявление по мадридской системе раньше, чем на регистрацию знака в РФ.
По региональным системам. Есть альтернативы Мадридскому соглашению. На региональном уровне отдельные страны договариваются про упрощенную регистрацию на своих территориях. Есть даже союзы, в которых можно получить единый товарный знак для всех стран сразу. Например, EUTM — Европейская торговая марка. По одной заявке получаете знак, действующий во всех странах ЕС.
У каждого такого союза свой патентный орган. Он администрирует заявки, пересылает их странам-участницам, контролирует ход рассмотрения и взимает госпошлины. Вот какие союзы действуют на момент подготовки материала:
● OAPI — Африканская организация интеллектуальной собственности (17 стран);
● ARIPO — Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (11 стран);
● BOIP — Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (3 страны);
● ЕАПО — Евразийское патентное ведомство (5 стран)
● EUIPO — Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (27 стран).
Если запускаете бренд сразу в нескольких странах одного региона, оформление в этих союзах выгоднее, чем регистрация знака по Мадридскому соглашению или по местным правилам. Пошлин и бумаг в разы меньше, а свидетельство охватит сразу группу стран. И российское свидетельство не нужно — можно вообще не регистрировать в России.
Большой минус: если процедура предполагает групповое согласование, и одна из стран союза откажет — заявка полностью сгорит. Придется начинать сначала: использовать мадридскую систему или искать местных юристов.
Процедура регистрации товарного знака по Мадридской системе
Страны: 125 государств Мадридского соглашения (109 членов ВОИС), включая страны ЕС и азиатского региона, США и Канаду, Украину и Грузию, Швейцарию, Таиланд, Турцию, Израиль и пр.
Сроки: 1-3 года.
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские патентные поверенные.
Ответственный орган: ВОИС. Но обратиться напрямую нельзя. Все заявки только через Роспатент. Национальное управление выступает как посредник между заявителем и ВОИС. А ВОИС — как посредник между заявителем и патентными агентствами в странах, где запрашивается правовая охрана. Получается цепочка взаимодействий, где на каждом касании нужно платить свою пошлину.
Алгоритм мадридской схемы
1. Заявка на регистрацию товарного знака в России. Без нее ВОИС документы не примет.
2. Подготовка заявки в ВОИС, отправка документов в Роспатент.
3. Обработка документов Роспатентом. Отправка заявки в ВОИС.
4. Обработка заявки ВОИС. Передача заявки в местные патентные управления выбранных стран.
5. Обработка заявки национальными управлениями. Проведение экспертиз. Направление уведомлений, запросов патентному поверенному.
6. Получение сертификата о международной регистрации. Внесение знака в международный реестр.
Расходы по мадридской системе складываются из нескольких госпошлин и гонорара юриста. Юристы обычно берут 50-150 тысяч в зависимости от сложности и охвата. Госпошлины фиксированные, но у разных стран отличаются.
Рассчитать стоимость заявки по мадридской системе поможет калькулятор.
Когда это выгодно. Когда подаешь документы в три и более государств Мадридского соглашения. Каждая страна устанавливает для мадридской системы повышенные пошлины. А еще сборы Роспатента и ВОИС. Нести такие расходы выгодно, когда подаешь документы на регистрацию в несколько стран одновременно — чтобы сэкономить на услугах местных юристов.
Особенности. У международной мадридской системы есть огромное преимущество: если первая регистрация прошла успешно, позитивный опыт можно масштабировать — «расширить» свидетельство на другие страны. Заявка на расширение стоит 300 ₣ (≈ 24 500 ₽) плюс национальные пошлины, а подается прямо в ВОИС, без участия Роспатента.
Процедура регистрации товарного знака в ЕАЭС
Страны: 5 участников договора о ТЗ ЕАЭС — РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан.
Сроки: от 12 месяцев
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские или евразийские поверенные.
Ответственный орган: ЕАПО со штаб-квартирой в Москве. По договору заявки подаются через местные патентные управления.
Раньше на постсоветском пространстве не было своего регионального союза по товарным знакам. Бизнес использовал только национальные процедуры или мадридскую систему. Исправить ситуацию решили на базе ЕАПО — Евразийского патентного органа. 5 стран-участниц Евразийской патентной конвенции в феврале 2020 года подписали договор о товарных знаках ЕАЭС, которым унифицировали процедуру международной регистрации на своей территории. Когда систему полноценно запустят, можно будет регистрировать знаки сразу в 5 странах Союза одновременно. Пока она не работает
Алгоритм регистрации в ЕАЭС определен Инструкцией к договору о товарных знаках и включает такие этапы:
1. Отправка заявки и комплекта документов в Роспатент. Инструкцией предусмотрена только онлайн-отправка.
2. Предварительная экспертиза — в течение 1 месяца будут проверять правильность заполнения заявки.
3. Публикация заявки. Направление в другие страны-участницы заявок на проведение экспертизы. Срок проверки — до 6 месяцев.
4. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц, подготовка аргументов и ответов на запросы заинтересованных лиц в течение 3 месяцев.
5. Получение заключений от стран-участниц. Подготовка ответов, доводов и замечаний на заключения.
6. Получение решения о регистрации товарного знака Союза. Внесение обозначения в единый реестр ЕАЭС.
Расходы на регистрацию в ЕАЭС. Чтобы зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, заявитель оплачивает несколько пошлин. Для удобства расчетов (или по другим неизвестным нам причинам), как и в мадридской системе пошлины установлены во франках.
Особенности. Инструкция к договору предусматривает возможность преобразования национальных заявок в международные и наоборот. Например, если вы хотели зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, но одна из стран прислала отказ, сможете преобразовать заявку в национальную для 4 остальных государств.
Важное уточнение. На момент подготовки материала система ЕАЭС не была запущена. Продолжается подготовка нормативной базы, разработка единого реестра. О сроках запуска не сообщается.
Процедура регистрации товарного знака в Евросоюзе
Страны: 27 членов Евросоюза
Сроки: 6-24 месяцев
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские представители.
Ответственный орган: EUIPO. Заявки подаются напрямую в штаб-квартиру агентства по интеллектуальной собственности в Аликанте, Испания. Роспатент не участвует. Адрес для подачи документов: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain.
Альтернативный вариант — оформление по мадридской системе. EUIPO — участник Мадридского соглашения, поэтому заявку также можно подавать через Роспатент. Это проще, но дороже.
Европейский товарный знак (EU trade mark, EUTM) работает по тому же принципу, что и товарный знак ЕАЭС. Вы подаете единую заявку, проходите разовую процедуру регистрации и получаете свидетельство на обозначение, которое работает одновременно в 27 странах Европейского союза.
Алгоритм регистрации EUTM подробно описан на сайте EUIPO. Вот какие этапы он обычно включает:
1. Подача заявки в EUIPO. Можно подготовить бумажную или электронную заявку — госпошлина во втором случае ниже.
2. Формальная экспертиза в течение 3 месяцев. Ответы на запросы экспертов. Перевод заявления на языки стран-участниц.
3. Патентный поиск — только по запросу заявителя. Вы можете сами проверить наличие сходных обозначений по базе или поручить это Агентству. На результат регистрации это не повлияет, экспертиза по существу не проводится.
4. Публикация заявленного обозначения в специальном Бюллетене. Следующие 3 месяца — период «противостояния». Любая заинтересованная компания может оспорить регистрацию вашего знака, если ей кажется, что обозначение нарушает ее права. EUIPO проверяет обоснованность возражений и принимает решение.
5. Принятие решения и регистрация знака при отсутствии возражений, публикация решения. Через 2 дня можно скачать электронный сертификат. Бумажная версия не выдается, но можно запросить заверенную копию.
Стоимость регистрации товарного знака ЕС гораздо ниже, чем сумма госпошлины по национальным процедурам. Все суммы пошлин собраны здесь. Чтобы было проще считать, используйте калькулятор.
Особенности. В процедуре европейской регистрации отсутствует экспертиза по существу. Проверку знаков на сходство переложили на правообладателей. Они вынуждены мониторить бюллетень заявок и в случае появления сходных знаков — подавать свои возражения в EUIPO (сбор за возражения 320 €). Если возражения не поступают, знак регистрируют как есть, даже если он совпадает с зарегистрированными торговыми марками.
Процедура регистрации через национальные патентные организации
Есть смысл регистрировать знак на местах в трех случаях:
1. Государство не является членом Мадридского соглашения, заявки по мадридской системе не принимаются.
2. Государство участвует в мадридской схеме, но у заявителя нет возможности оформить свидетельство в России — у конкурентов есть сходные обозначения.
3. Заявитель не ведет бизнес в России, свидетельство нужно в другой стране.
В целом, внутренняя процедура обычно похожа на регистрацию в России, но имеет свои особенности, основанные на национальном законодательстве. При подготовке к подаче заявки нужно учитывать сложности, с которыми может столкнуться заявитель, а именно:
— документы подаются без участия Роспатента, только в местное патентное агентство;
— заявка составляется на государственном языке по месту подачи;
— почти всегда интересы заявителя должен представлять местный юрист, адвокат или патентный поверенный. Найти его проще через российские патентные бюро. Например, международная партнерская сеть «Гардиума» охватывает 200 авторитетных патентных бюро в 125 странах мира.
Чтобы вы понимали, о чем речь, рассмотрим национальную регистрацию на примере двух стран: США и Китая.
Особенности регистрации товарного знака в США
Сроки: 9-12 месяцев
Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от иностранцев не принимаются. Представлять интересы при регистрации может только местный лицензированный юрист.
Ответственное ведомство: Американское агентство по патентам и товарным знакам — USPTO. Роспатент не участвует. Подать заявку от имени российского заявителя напрямую тоже не получится. Только через местного юриста.
Алгоритм регистрации в США:
1. Самостоятельная проверка заявляемого обозначения по системе электронного поиска.
2. Подготовка заявки. Подбор оснований, сбор доказательств о коммерческом использовании обозначения.
3. Формальная экспертиза. Экспертиза оснований регистрации. Отправка патентному поверенному запроса в случае выявления оснований для отказа.
4. Подготовка ответа на запрос — нужно ответить в течение 6 месяцев.
5. Публикация заявки в бюллетене товарных знаков.
6. 30-дневный период «противостояния». Любой, у кого есть возражения по поводу регистрации, может подать их в USPTO и начать процедуру обжалования.
7. Если возражений не поступило, знак вносят в реестр, поверенному присылают:
а) решение — если знак оформлен с намерением коммерческого использования;
б) свидетельство — если знак уже используется или заявитель подтвердил его коммерческое использование после регистрации.
Стоимость оформления зависит от варианта подачи. Предусмотрено всего два: TEAS Plus и TEAS Standard.
Пошлина в США установлена за 1 класс в заявке. Каждый следующий класс заявитель оплачивает как отдельный знак: 2 класса — $500, 3 класса — $750 и пр.
Особенности:
● Заявитель обязан подтвердить коммерческое использование знака в Соединенных Штатах. Если доказательств нет, потребуется иностранное свидетельство или хотя бы заявка по мадридской системе. Если и таких нет, то придется подавать декларацию о добросовестном намерении коммерческого использования.
● USPTO не проводит экспертизу по существу. Это делает лицензированный патентный поверенный и заинтересованные лица.
● Заявитель обязан использовать знак в США. Между 5 и 6 годом после регистрации нужно подать декларацию, подтверждающую такое использование. Госпошлина за декларацию — $225 / 1 класс МКТУ.
Особенности регистрации товарного знака в Китае
Сроки: 18-24 месяцев
Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от нерезидентов не принимаются, интересы заявителей представляют лицензированные местные Агентства по товарным знакам и частные агенты.
Ответственное ведомство: Отдел по товарным знакам местной администрации по интеллектуальной собственности (Trademark office of CNIPA). Адрес для подачи заявки: 1, Chama Nanjie, Xichengqu,100055 Beijing.
Алгоритм регистрации в Китае:
1. Предварительная проверка знака. Местный агент проверяет знак по открытым источникам и базе регистрирующего ведомства.
2. Подача заявки. Возможна при личном обращении в офис, по почте или через систему электронной подачи. Отдел принимает заявку и присылает уведомление.
3. Формальная экспертиза — проверяется комплектность и охраноспособность. За ней экспертиза по существу — на предмет соответствия закону о товарных знаках.
4. Публикация в официальном бюллетене. Отдел публикует предварительное решение о регистрации. У заинтересованных лиц есть 3 месяца, чтобы заявить возражения. Срок рассмотрения апелляций — до 1 года.
5. Регистрация. Если экспертиза пропустила знак, а заинтересованные лица не подали возражений — знак вносят в реестр, а агенту выдают свидетельство.
Стоимость регистрации в Китае зависит от количества классов и включенных в заявку товаров.
Особенности:
● В Китае разработали свою систему классов и подклассов, которая не совпадает с МКТУ. Китайское руководство по классификации является основным справочным материалом, на который ориентируются эксперты CNIPA. Если описание в заявке не будет соответствовать — откажут.
● Свидетельство CNIPA не действует в Гонконге, Макао и на Тайване.
Часть расходов на международную регистрацию компенсируют
Если компания регистрирует знак на внешнем рынке, она может претендовать на субсидии от правительства (Постановление Правительства № 1368 от 15.12.2016). Государство компенсирует часть расходов — для этого предприниматели обращаются в Российский экспортный центр. «Гардиум» — официальный партнер РЭЦ, начинает оформлять документы на субсидию одновременно с подготовкой заявки на регистрацию. Сумма субсидии зависит от места подачи заявки и выбранной процедуры. Например, по мадридской системе компенсируют до 50 000 ₽.
Напоследок. 5 причин зарегистрировать товарный знак при выходе на зарубежные рынки:
1. Защита бренда. Товарный знак нужен, чтобы обезопасить компанию от претензий со стороны местных бизнесов. За границей правообладатели активнее защищают свои интересы. Мониторинг заявок, апелляции, претензии и иски — обыденность даже для малого бизнеса. Поэтому выходить на зарубежный рынок без товарного знака — значит рисковать попасть на компенсацию.
2. Укрепление на иностранном рынке. С контрафактом не шутят. Если за границей найдутся конкуренты со сходным товарным знаком, одной компенсацией не отделаться. Товар могут признать контрафактным, а импортера — нарушителем. Партию продукции легко могут конфисковать и уничтожить, а импортеру — закрыть выход на рынок. Товарный знак — гарантия, что этого не произойдет.
3. Получение компенсаций с нарушителей. Если местные компании будут использовать ваш или сходный с вашим бренд, вы можете оказаться в роли взыскателя. Да, заниматься правосудием за границей целое дело — сложно и дорого. Кто-то должен отслеживать нарушителей, фиксировать нарушения, писать претензии и готовить иски. Но иначе бренд не защитить. Пока в стране нет вашего официального представительства, защиту можно поручить патентным поверенным.
4. Продажа франшизы. Как и в России, для поиска франчайзи и заключения лицензионных договоров за границей нужен товарный знак. Он становится основой франшизы — вы сможете получать дополнительную прибыль.
5. Капитализация. Иностранное свидетельство можно превратить в нематериальный актив бизнеса. Товарный знак — это интеллектуальная собственность. Если поставить его на баланс, стоимость компании вырастет. Это полезно, если привлекаете инвесторов, хотите получить крупный кредит или выходите на IPO.
Иностранный торговый знак что это даст
8 МИН
Как зарегистрировать товарный знак за рубежом
Международный товарный знак позволяет защитить права на интеллектуальную собственность в других странах. Рассказываем, как его зарегистрировать.
Зачем нужен международный товарный знак
Товарный знак — это отличительное обозначение продукции. Оно позволяет производителю выделиться на рынке, а клиентам — не перепутать бренд с другими. Чтобы закрепить товарный знак за компанией или ИП, нужно зарегистрировать его в Роспатенте. О том, как пройти эту процедуру для работы в пределах России, читайте в другой статье.
Товарным знаком могут быть практически любые обозначения: словесные, графические, звуковые, комбинированные. Например, название, логотип, форма упаковки и даже гимн компании. Исключения — действующие обозначения стран и международных организаций, общеизвестные термины, технологии и товары, а также знаки, которые могут вводить в заблуждение.
По умолчанию товарный знак действует только на территории той страны, где его зарегистрировали. Чтобы сохранить права на обозначение своей продукции за границей, нужно закрепить знак за собой и в других странах. В противном случае вы рискуете нарушить права зарубежных компаний, которые могут подать в суд, чтобы ваш товар признали контрафактным.
После регистрации товарного знака за рубежом вы тоже получите защиту. Например, сможете требовать компенсацию, если кто-то начнёт продавать продукцию с таким же названием, и передавать право на использование знака по франшизе.
Как регистрируют товарные знаки за рубежом
Через патентное ведомство конкретной страны
Этот вариант подходит тем, кто не зарегистрировал товарный знак в России и планирует сразу начать продажи в конкретной стране.
Нужно составить заявку на государственном языке этой страны, оплатить госпошлину и подать документы в местное патентное ведомство.
Через патентное ведомство союза государств
Например, в организациях по интеллектуальной собственности для африканских государств или стран Бенилюкса. Регистрация и право на товарный знак будут действовать на территории всего союза. Документы нужно заполнять на одном из официальных языков организации.
Через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)
Членами ВОИС являются 122 страны, которые подписали Мадридское соглашение. Это все европейские государства, а также большая часть африканских и азиатских. Но ряда крупных игроков в организации нет: Гонконга, Бразилии и ОАЭ.
Чтобы зарегистрировать знак на территории нескольких государств, подайте единую заявку в Роспатент. Ведомство проверит документы и отправит их в Международное бюро ВОИС.
Чтобы зарегистрировать товарный знак через ВОИС, проверьте два требования:
- На момент подачи заявки ваш товарный знак уже зарегистрирован в Роспатенте или документы находятся в ведомстве на оформлении.
- Вы предлагаете товары или услуги, которые относятся к одному из классов Международной классификации товаров и услуг .
Проще всего регистрировать международный товарный знак через ВОИС: не нужно изучать местное законодательство и составлять документы на разных языках. Рассказываем, как подать заявку в эту организацию через Роспатент.
Как пройти регистрацию по Мадридской системе
Проверьте, нет ли похожих товарных знаков
В Мадридской системе уже могут быть зарегистрированы товарные знаки с таким же (или очень-очень похожим) названием или логотипом. Поэтому заранее проверяйте товар по сервисам ВОИС: Madrid Monitor — по заявкам, которые подали на регистрацию, и Madrid Electronic Alert — по товарным знакам, которые уже зарегистрированы в ВОИС.
Не забудьте проверить, будет ли товарный знак в конкретной стране восприниматься как корректный и приличный. Учитывайте особенности культуры и языка. Даже написание одного и того же слова может восприниматься по-разному. Например, английское fabric означает «ткань», а не «фабрика», как может показаться русскоязычным людям.
Составьте заявку
Заявку оформляют по выбору на английском или французском языке. Чтобы составить заявку, скачайте и заполните бланк MM2. ВОИС составил рекомендации — они на английском языке.
Оплатите пошлину и пересылку документов
Пошлина за регистрацию товарного знака в ВОИС состоит из двух частей: базовой и индивидуальной. Базовая зависит только от формата: если вы предоставили цветное изображение знака, её размер составит 903 швейцарских франка (более 66 тысяч рублей), если чёрно-белое или текст — 653 швейцарских франка (почти 48 тысяч рублей).
Размер индивидуальной пошлины зависит от количества стран, а также категорий и видов товара, к которым относится ваша продукция. Рассчитать его поможет калькулятор ВОИС.
За подачу заявки и пересылку документов в ВОИС Роспатент взимает 4900 рублей. За каждые дополнительные категории и виды товара нужно доплачивать ещё по 400 рублей.
Соберите документы
- сопроводительное письмо в свободной форме, содержащее просьбу о регистрации заявки в ВОИС и сведения о действующей регистрации в Роспатенте;
- документ, подтверждающий уплату пошлины в швейцарских франках;
- документ, подтверждающий уплату взноса за подачу документов Роспатентом в ВОИС;
- если документы подаёт представитель — доверенность или заверенная руководителем копия.
Подайте документы в Роспатент
Роспатент принимает заявки и документы на регистрацию товарного знака по Мадридской системе в бумажном или электронном виде. Вот три способа их подать:
- Лично. Офис Роспатента находится по адресу: Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 12. Записывайтесь на приём предварительно по электронной почте или телефону, чтобы не ждать несколько часов в очереди.
- По почте. Отправьте документы заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Почтовый адрес: 125993, Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1, Г-59, ГСП-3.
- Онлайн. Подпишите документы с помощью электронной подписи и отправьте на имейл или через электронную систему обращений.
Дождитесь регистрации
Заявку рассматривают до 12 месяцев. Иногда дольше: до 18 месяцев, если вы указали в заявке страны из группы (a) перечня ВОИС , и свыше 18 месяцев, если страны из группы (b).
После регистрации заявки ВОИС:
- Вносит товарный знак в международный реестр.
- Публикует информацию о регистрации в официальном бюллетене.
- Направляет вам сертификат о международной регистрации.
- Уведомляет представительства ВОИС в странах, где вы зарегистрировали знак.
Официальный бюллетень ВОИС — WIPO Gazette of International Mark . Это онлайн-журнал, в котором каждые две недели рассказывают о регистрациях и продлениях торговых знаков. Бюллетень информирует предпринимателей о новых знаках, чтобы они случайно не нарушили авторские права других компаний.
Сколько действует право на товарный знак по Мадридской системе
ВОИС регистрирует товарный знак на 10 лет с возможностью продления на тот же срок. Чтобы сохранить права, достаточно снова оплатить пошлину и отправить квитанцию с сопроводительным письмом в Роспатент.
Если хотите расширить перечень стран, где действует товарный знак, подайте дополнительную заявку по форме MM14 . Оплатите пошлину за каждую новую страну и отдельно за расширение — 300 швейцарских франков (21,8 тысячи рублей). Рассчитать общую сумму можно на сайте ВОИС.
Обратите внимание, что в течение первых пяти лет после регистрации право на международный товарный знак зависит от национального: если вы по какой-то причине аннулируете регистрацию российского товарного знака в Роспатенте, международный сертификат тоже перестанет действовать. Спустя пять лет они уже автономны.
Регистрация и использование иностранных брендов. Риски и полезные советы
С начала специальной военной операции, некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка.
Некоторые предприниматели в России воспользовались этими обстоятельствами для регистрации на свое имя товарных знаков схожих с иностранными брендами.
Какие риски несет такое воспроизведение или использование средств индивидуализации или иных объектов интеллектуальной собственности?
Ранее мы сообщали о легализации параллельного импорта отдельных товаров.
Разрешение параллельного импорта — это мера российского правительства, направленная на обеспечение населения необходимыми и самыми востребованными товарами.
Однако при разрешении параллельного импорта может увеличиться объём ввоза на территорию России контрафактной продукции под видом параллельного импорта.
Постановление Правительства повлекло некую правовую неопределённость: ни сами правообладатели, ни поставщики продукции не могут точно сказать, где заканчивается исключительное право правообладателя.
Минпромторг при составлении списка брендов, которые могут ввозиться при параллельном импорте, не учел, что компании выпускают продукцию не под одним товарным знаком, а зачастую являются правообладателями нескольких обозначений. Например, продукцию в отношении «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные» (27 ТН ВЭД ЕАЭС) под товарным знаком «Nissan» можно ввозить, а под «Murano» нельзя. При этом одна и та же продукция маркируется разными товарными знаками.
Принятые законодательные акты не отменяют ответственность за контрафакт (подделку товаров (групп товаров), незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности при производстве товаров).
Постановлением от 13 февраля 2018 года № 8-П Конституционный Суд дал оценку конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1, 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«Товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей».
Можно или нет зарегистрировать на свое бренд иностранного производителя, покинувшего Россию?
Российская Федерация является страной участником международных договоров, в соответствии с которыми должна быть обеспечена правовая охрана различным объектам интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 10 bis Парижской конвенции все страны участники должны обеспечить гражданам других стран средства эффективной защиты, в т.ч. от актов недобросовестной конкуренции.
Закон о конкуренции и Гражданский кодекс РФ также не допускает регистрацию сходного или тождественного товарного знака с ранее зарегистрированным или заявленным, и регистрацию товарного знака способного ввести потребителя в заблуждение.
Если подать на регистрацию, например, название известного производителя косметики, шин, шоколада, бытовой техники, которые заявили об уходе с российского рынка, то Роспатент откажет в регистрации. Чтобы не было отказа, нужно оспорить действие товарного знака в России.
Принимая во внимание, что для оспаривания регистрации нужно руководствоваться нормами законодательства, которые действовали на дату регистрации, то шанс оспорить какой-нибудь ушедший из России бренд компании маловероятен.
Использование товарного знака компании, ушедшей из России, несмотря на принятые недавно нормы о параллельном импорте, это все равно нарушение исключительного права, которое временно и в ограниченной форме допустили.
Законом установлено временное ограничение (снятие) ответственности за нарушение исключительного права и обстоятельства, когда действия по ввозу товара, произведенного в недружественной стране, не должны признаваться нарушением исключительного права. В то же время, если товары первоначально произведены или реализованы на территории другого государства, но нет документов, прозрачно подтверждающих происхождение товара и (или) существуют ограничения для реализации конкретных категорий товаров, то такие товары могут быть признаны контрафактными.
Т.е. законодатели и суды отличают оригинальный товар, товар, произведенный в дружественной стране, от контрафактного. Суды считают, что действующие исключения не распространяются на иной способ использования товарного знака и других объектов интеллектуальной собственности, например: предложение к продаже, в доменном имени, при маркировке товара.
Законодатель допустил сегодня ввоз исключительно оригинального и легально приобретенного товара, в котором используются объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателя.
Уже выработана судебная практика, когда суды удовлетворяют требования правообладателей в связи с нарушением их исключительных прав.
Таким образом, видно, что Роспатент не допустит параллельную регистрацию или регистрацию заведомо (очевидно) сходного знака с товарным знаком иностранной компании.
Несмотря на кажущееся отсутствие ответственности в связи с разрешением параллельного импорта, законодательство России и правоприменительная практика говорит о недопустимости использования иностранных брендов и регистрации чужих товарных знаков (схожих с ними). Такие действия могут быть расценены как нарушение исключительного права иностранных правообладателей и (или) актом недобросовестной конкуренции.
Стоит отметить, что правообладатели вкладывают большие денежные средства в развитие, продвижение, защиту правовой охраны своего бренда, включая соблюдение всех условий транспортировки и хранения товаров. Если рассматривать на примере автозапчастей, как отмечают многие эксперты, то параллельный импорт создает дополнительные риски для конечного потребителя в части приобретения некачественного или контрафактного товара. Также возникают вопросы о гарантийных обязательствах дистрибьютора или иного поставщика, что в случае отсутствия таких обязательств может дополнительно вредить репутации бренда, т.е. обесценивать его в глазах конечного потребителя.
Без разработки дополнительных правовых механизмов на рынок может ввозиться контрафактная продукция. Сейчас будет достаточно представить документы, подтверждающие легальное приобретение товара, которые могут быть в некоторых случаях фиктивными. Проследить легальность приобретения сложно, что может наложить дополнительные риски для импортеров. Остается нерешенным вопрос, какие дополнительные механизмы предложит Правительство РФ для борьбы с ввозом контрафакта под видом «серого» импорта.
В связи с чем, рекомендуется иметь оригиналы документов, подтверждающих легальное происхождение товара (договоры поставки от производителя, заверенные копии лицензионных договоров между правообладателем и иностранным поставщиком, дистрибьюторские договоры с указанием на право использования ТЗ в рекламных целях, письма-согласия, иные аналогичные соглашения).
Патентные поверенные и юристы-патентоведы уже разработали форматы таких документов для разных случаев (форм ведения бизнеса, импорта, дистрибуции, в отношении различных видов товаров и т.п.).
Юристы и патентные поверенные ЦПО групп накопили достаточный опыт в связи с введением параллельного импорта и могут предложить различные правовые механизмы легального использования иностранных брендов.